논문 발표, 전시회 출품, 온라인 판매처럼 발명을 출원 전에 스스로 공개했더라도 국내에서는 공지예외주장 제도를 이용해 특허를 받을 길이 남아 있습니다. 공개일로부터 12개월 안에 출원하고 주장·증명 절차를 지켜야 합니다. 해외 출원 계획이 있다면 국가별 기준이 더 엄격하므로 일정을 따로 관리해야 합니다.
출원 전에 발명을 공개하면 왜 특허를 받기 어려워집니까?
특허 제도는 아직 세상에 알려지지 않은 새로운 기술을 공개하는 대가로 일정 기간 독점권을 주는 구조입니다. 그래서 심사관은 출원일 이전에 같은 기술이 이미 알려져 있었는지를 먼저 확인합니다. 이를 신규성 판단이라고 하며, 출원 전에 공개된 기술은 누가 공개했는지와 상관없이 원칙적으로 선행기술이 됩니다.
문제는 이 원칙이 발명자 본인이 공개한 경우에도 그대로 적용된다는 점입니다. 학회 발표 자료, 학위논문, 제품 시연 영상, 크라우드펀딩 상세페이지, 투자 유치용 공개 설명회 자료 등은 모두 공개된 문헌이나 공지된 기술로 취급될 수 있습니다. 공개한 본인이 출원하더라도 자기 공개 내용 때문에 신규성이 부정될 수 있고, 공개 내용을 조금 바꾼 수준이라면 진보성 판단에서도 불리해집니다.
- 학술지 게재, 학회 발표문, 포스터, 학위논문의 공개 열람
- 박람회·전시회 출품과 현장 시연
- 온라인 쇼핑몰 판매, 크라우드펀딩 페이지, 홍보 영상 게시
- 비밀유지 약정 없이 진행한 투자 설명회나 기술 설명회
공지예외주장 제도는 어떤 조건에서 적용됩니까?
특허청 안내에 따르면 발명이 공개된 경우 공개일로부터 12개월 이내에 출원하면 공지예외주장 제도를 이용할 수 있습니다.
이 제도의 근거는 특허법 제30조입니다. 공개의 형태는 논문, 전시, 판매, 시연 등 다양할 수 있으며, 본인의 의사에 반하여 공개된 경우도 적용 대상에 포함됩니다.
반면 모든 공개가 구제되는 것은 아닙니다. 조약이나 법률에 따라 국내외 특허공보에 게재된 경우, 예컨대 본인이 이전에 낸 출원이 공개공보로 공개된 경우는 공지예외 적용 대상에서 제외됩니다. 이전 출원이 이미 공개공보로 공개된 뒤에 취하하고 다시 출원하면서 공지예외를 주장하는 방식은 통하지 않는다는 뜻입니다.
또한 이 제도는 본인의 공개를 선행기술에서 빼 주는 것일 뿐, 그 사이에 다른 사람이 독자적으로 개발해 먼저 출원하거나 공개한 기술까지 막아 주지는 않습니다. 공개 후 출원을 미루는 동안 경쟁사가 비슷한 기술을 출원하면 그 출원이 새로운 장애물이 될 수 있으므로, 12개월은 여유 기간이 아니라 마지막 기한으로 보고 일정을 잡습니다.
공개 후 경과 기간에 따라 무엇을 해야 합니까?
판단의 출발점은 최초 공개일을 정확히 특정하는 것입니다. 학술지는 온라인 선공개일이 인쇄본 발행일보다 앞서는 경우가 많고, 전시회는 개막일, 온라인 판매는 상품 페이지 게시일이 기준이 될 수 있습니다. 예를 들어 온라인 선공개일이 인쇄본 발행일보다 빠르면 선공개일부터 12개월을 셉니다. 여러 번 공개했다면 가장 이른 날짜를 기준으로 12개월을 계산해야 하며, 대법원은 가장 먼저 공지된 발명에 대해 공지예외를 주장했다면 그와 동일성이 인정되는 이후 공개에도 효과가 미친다고 판단했습니다.
| 최초 공개 후 경과 기간 | 국내 출원 가능성 | 권장 대응 |
|---|---|---|
| 12개월 이내 | 공지예외주장으로 출원 가능 | 공개 자료와 공개일 증빙을 즉시 확보하고 기한 내 출원을 우선합니다. 유예기간이 없는 국가는 이미 공개로 출원이 어려울 수 있으므로 국가별 가능 여부를 바로 확인하고, 유예기간이 짧은 국가는 그 기간 안에 출원할 수 있는지 함께 점검합니다. 추가 개량 내용은 별도 출원이나 우선권 주장 출원으로 보완합니다. |
| 12개월 초과 | 공개된 내용 자체로는 신규성 확보가 어려움 | 공개 이후 새로 개발한 개량 기술을 중심으로 별도 발명을 발굴해 출원하는 방안을 검토합니다. |
12개월을 넘겼다고 해서 모든 가능성이 사라지는 것은 아닙니다. 공개 당시에는 없던 구성, 성능을 높인 구조, 새로운 용도처럼 공개 자료에 드러나지 않은 부분이 있다면 그 부분은 독립된 발명으로 평가받을 수 있습니다. 이때는 공개 자료와 새로운 발명의 차이를 명확히 정리해 두는 것이 심사 대응의 핵심이 됩니다.
공지예외주장은 어떤 절차로 진행합니까?
국내 출원에서 공지예외를 인정받으려면 출원서에 주장 취지를 적고, 공개 사실을 입증하는 서류를 기한 안에 제출해야 합니다. 증명서류는 원칙적으로 출원일로부터 30일 이내에 제출해야 합니다. 주장 취지나 증명서류를 기한 안에 내지 못한 경우에도 보완수수료를 내면 보정 가능 기간 또는 특허결정 등본을 받은 날부터 3개월 이내(설정등록 전까지)에 보완할 수 있습니다. 다만 보완 제도에 기대기보다 처음부터 정확하게 주장하는 편이 분쟁 가능성을 줄입니다.
- 공개 이력 정리: 발명과 관련해 외부에 공개한 모든 자료를 날짜순으로 목록화합니다. 발표 슬라이드, 논문 초록, 전시 사진, 판매 페이지 캡처 등을 빠짐없이 모읍니다.
- 공개일 증빙 확보: 학술지 게재 확인서, 학회 프로그램북, 전시회 참가 확인서, 게시일이 표시된 화면 등 제3자가 확인할 수 있는 자료를 준비합니다.
- 공개 내용과 청구 범위 대조: 공개된 내용과 출원할 청구항이 어떤 관계인지 정리합니다. 공개 자료에 없는 구성을 추가하는 경우 그 부분은 일반적인 신규성 판단을 받게 됩니다.
- 출원서에 주장 취지 기재: 공개 건이 여러 개라면 각각을 모두 기재합니다. 최초 공개와 동일성이 없는 공개는 따로 주장하지 않으면 선행기술로 인용될 수 있으므로, 공개 건은 빠짐없이 기재합니다.
- 증명서류 제출과 기한 관리: 제출 기한을 일정표에 등록하고, 해외 출원 마감일도 함께 관리합니다.
해외에도 출원하려면 무엇을 따로 확인해야 합니까?
국내에서 공지예외가 인정되더라도 해외에서는 결과가 전혀 다를 수 있다는 점이 가장 주의할 부분입니다. 일부 국가·지역은 일반적인 유예기간이 없고 매우 한정된 사유에서만 짧은 기간의 예외를 인정합니다. 따라서 논문이나 판매로 먼저 공개한 발명은 그곳에서 특허를 받기 어려울 수 있습니다.
미국특허상표청이 적용하는 미국 특허법은 발명자 본인이나 발명자로부터 정보를 얻은 사람의 공개에 대해 유효출원일 전 1년 이내라면 선행기술에서 제외하는 규정을 두고 있습니다. 이 밖에 국가마다 인정 사유와 기간, 증명 방법이 달라 일부 국가는 인정 범위가 좁고 기간도 짧습니다.
세계지식재산기구가 관리하는 파리협약은 최초 출원일로부터 12개월 이내에 다른 가맹국에 출원하면 최초 출원일을 기준으로 심사받을 수 있는 우선권 제도를 두고 있습니다. 그러나 우선권은 최초 출원 이후의 공개로부터 출원을 보호하는 장치일 뿐, 최초 출원 이전에 이미 이루어진 공개를 소급해서 지워 주지는 않습니다. 공개일로부터 실제 각국 출원일까지 해당 국가의 유예기간 안에 들어오는지를 국가별로 따로 계산해야 하며, 판단이 애매하면 가장 엄격한 국가를 기준으로 일정을 잡는 것이 바람직합니다.
자주 묻는 질문
학회 발표 전에 출원을 먼저 하면 공지예외주장이 필요 없습니까?
발표 전에 출원을 마치면 그 발표는 출원일 이후의 일이 되므로 선행기술이 되지 않아 공지예외주장이 필요 없습니다. 이 방식은 해외 출원에서도 가장 안전한 방법입니다. 발표 일정이 정해져 있다면 핵심 내용만이라도 먼저 출원하고, 이후 보완 내용은 국내 우선권 주장을 활용해 보완하는 방법이 있습니다.
공개한 내용과 출원 내용이 조금 달라도 공지예외가 인정됩니까?
공지예외를 주장했다면 공개한 발명과 출원한 발명이 완전히 같지 않더라도 공개된 내용을 선행기술에서 빼 주는 효과가 미칠 수 있습니다. 공개 이후 추가한 구성은 공지예외와 별개로 일반적인 신규성과 진보성 판단을 받습니다. 따라서 어떤 부분이 이미 공개되었고 어떤 부분이 새로 추가되었는지를 출원 단계에서 명확히 구분해 두면 심사 대응에 도움이 됩니다.
비밀유지 약정을 맺고 투자자에게 설명한 것도 공개에 해당합니까?
비밀유지 의무가 있는 특정인에게만 설명한 경우에는 일반적으로 공지된 것으로 보지 않는 경향이 있습니다. 다만 약정의 존재와 범위를 입증하지 못하면 공개로 판단될 위험이 남습니다. 서면 약정을 남기고, 설명 자료에 기밀 표시를 하며, 배포한 자료의 범위를 기록해 두면 분쟁에 대비할 수 있습니다.